CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2023 00387 01 Demandante: CF Tech Colombia S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Claro S.A.
Tema: Recurso de apelación contra el auto que negó la suspensión provisional / naturaleza cautelar y requisitos: fumus boni iuris y periculum in mora / alcance del control en segunda instancia bajo la nueva estructura competencial introducida por la Ley 2080 de 2021 / criterios para sentar jurisprudencia sobre el análisis preliminar respecto de la consulta prejudicial en medidas cautelares en materia de propiedad industrial / delimitación del examen sumario aplicable al cotejo marcario en sede de medida cautelar.
Auto que resuelve recurso de apelación
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto de 17 de julio de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó la suspensión provisional de las Resoluciones 39588 de 23 de junio de 2022 y 70872 de 10 de octubre de 2022, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La sociedad CF Tech Colombia S.A.S. presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, con el objeto de que se declare la nulidad de las Resoluciones 39588 de 23 de junio de 2022 y 70872 de 10 de octubre de 2022, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CLARA”, solicitado para distinguir servicios de las clases 36 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y resolvió el recurso de apelación formulado en contra de dicha decisión, en el sentido de confirmarla. Como restablecimiento del derecho solicitó que se conceda el registro pretendido.
1 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
I.2. Solicitud de medida cautelar
2. La parte demandante solicitó decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, con fundamento en los cargos de nulidad descritos en la demanda.
3. Al respecto, invocó los artículos 231 y 233 de la Ley 1437 y, frente a los requisitos allí previstos, afirmó que su demanda está razonablemente fundada en derecho, debido a que en el punto 4.1. se expuso que la SIC inaplicó indebidamente los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
4. En cuanto al segundo requisito del artículo 231 ibidem, relativo a la demostración siquiera sumaria de la titularidad de los derechos invocados, señaló que se anexaron pruebas del uso del signo distintivo “CLARA” y que, dado que los actos acusados negaron el registro de un signo utilizado por la sociedad demandante, se evidencia la afectación a los derechos de CF Tech Colombia S.A.S., así como la presunción de titularidad y buen derecho.
5. Respecto del tercer requisito, sostuvo que la legislación colombiana contiene diversas normas que regulan la propiedad industrial, a partir de las cuales se acredita el interés público en la protección de estos derechos. Afirmó que “[…] resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, toda vez que los actos administrativos cuya suspensión se solicita son abiertamente contrarios a la normativa reconocida por el Estado colombiano en materia de propiedad industrial […]”.
6. Agregó que la medida cautelar es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto, de no suspenderse los efectos de los actos acusados, CF Tech Colombia S.A.S. se enfrentaría al riesgo de ser demandada por infracción marcaria por parte de Claro S.A., derivada del uso y aprovechamiento de la marca “CLARA” en el mercado, lo cual implicaría erogaciones por gastos de representación judicial y podría conllevar la orden de cesar el uso del signo, lo que obligaría a modificar la página web, la plataforma, los plásticos de las tarjetas corporativas y la razón social, afectando gravemente a sus clientes al tener que suspender las líneas de crédito otorgadas, con el consecuente incumplimiento de obligaciones contractuales.
7. Enfatizó que el signo “CLARA” ya está posicionado en el mercado y que la situación descrita causaría un daño emergente por los gastos que implicaría su acatamiento, así como una afectación grave e irreparable al nombre y reputación de la sociedad.
8. En cuanto al concepto de violación, la parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados y falsa motivación de los mismos, para lo cual señaló lo siguiente:
I.2.1. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados
Vicios formales – Infracción al régimen normativo andino respecto del examen de registrabilidad de la marca: causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
9. La parte demandante indicó que la SIC fundamentó la negativa de la marca “CLARA” en la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al considerar que resultaba confundible con las marcas “CLARITA” y “CLARO”. No obstante, alegó que la autoridad administrativa aplicó de manera indebida esta causal, en la medida que desconoció los criterios fijados respecto de la forma en que debe adelantarse el examen de registrabilidad, en tanto que se ha precisado que el análisis de confundibilidad exige una valoración integral que contemple las dimensiones ortográfica, fonética, conceptual y gráfica, además de las particularidades del consumidor y del mercado relevante.
10. En este caso, precisó que la SIC no adelantó un examen integral al limitarse a sostener que la coincidencia en las primeras letras de los signos generaba similitud, sin analizar el efecto diferenciador de la vocal final, lo que constituye un error metodológico contrario a los precedentes de oficinas de propiedad industrial en Colombia, Perú y Chile, donde se ha aceptado la coexistencia de signos con terminaciones vocálicas distintas por cuanto producen sonoridades diferentes como por ejemplo: “ADARA/ADARO”, “UNIVERSA/UNIVERSO” y “TANGA/TANGO”.
Vicios formales – La SIC aplicó de forma indebida los criterios establecidos en la norma y en la jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión
11. Señaló que en el plano ortográfico y fonético, la autoridad redujo el cotejo a señalar la coincidencia inicial en las letras “CLAR”, ignorando que la diferencia en la vocal final modifica la percepción del signo y genera una sonoridad distinta que, en palabras cortas, resulta determinante para descartar la confusión.
12. Advirtió, en el aspecto conceptual, que la SIC restringió el análisis a la idea de “claridad” o “luz”, sin valorar que el lexema “CLAR” tiene más de treinta acepciones recogidas en el Diccionario de la RAE. De allí que “CLARA” pueda evocar un nombre propio femenino o la clara del huevo, entre otros significados, lo que otorga connotaciones distintas frente a “CLARO”, por lo que al ignorar esta pluralidad de significados, la autoridad administrativa llegó a una conclusión parcial e inadecuada.
13. En cuanto al aspecto gráfico, aseveró que se omitió la valoración integral del signo mixto solicitado, teniendo en cuenta que la jurisprudencia comunitaria exige que los signos mixtos sean analizados en su conjunto, considerando tanto el elemento denominativo como el figurativo. Sin embargo, puso de presente que la SIC evaluó exclusivamente la denominación “CLARA”, dejando de lado su diseño gráfico
caracterizado por tipografía sobria en negro y un símbolo distintivo, que contrasta con la identidad visual de “CLARO”, asociada al rojo intenso y a las líneas alusivas a telecomunicaciones. Este desconocimiento de la integralidad del examen condujo a una conclusión equivocada sobre el riesgo de confusión.
Infracción al régimen normativo andino respecto del examen de registrabilidad de la marca: la SIC no analizó la calidad del consumidor de la marca “CLARA” versus la de los consumidores de las marcas del grupo “CLARO”
14. Destacó que la SIC omitió analizar el público consumidor y los mercados relevantes, en la medida que la marca “CLARA” se dirige a un público especializado, conformado por empresas que demandan servicios financieros, plataformas de gestión del gasto y software contable, consumidores que actúan con un mayor grado de atención. En contraste, las marcas “CLARO” están orientadas al consumidor promedio de telecomunicaciones y productos masivos, caracterizados por un nivel de atención inferior.
15. Recordó que la calidad del consumidor es un factor esencial en el examen de confundibilidad, dado que la capacidad de percepción y análisis varía según el mercado y el grado de especialización del público.
16. Señaló que al no ponderar esta diferencia, la SIC partió de un supuesto erróneo de coincidencia de públicos y canales de comercialización, lo que derivó en una conclusión equivocada sobre el riesgo de asociación.
I.2.2. Falsa motivación
17. En cuanto al segundo cargo de violación, la parte demandante arguyó que los actos administrativos demandados también son nulos por falsa motivación, en la medida que la SIC presumió la confundibilidad entre “CLARA” y “CLARO” sin fundamentar de manera suficiente sus conclusiones, ignorando diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas que resultaban relevantes. Asimismo, precisó que la autoridad administrativa trató a las marcas “CLARO” como si fueran altamente distintivas, cuando en realidad corresponden a signos evocativos cuya fuerza marcaria es limitada.
18. Como sustento de lo anterior, resaltó que la falsa motivación se pone en evidencia al verificar que la entidad no justificó técnicamente por qué la vocal final no resultaba diferenciadora, ni explicó por qué redujo el lexema “CLAR” a una sola acepción, desatendiendo la pluralidad de significados reconocidos en el idioma español y, tampoco sustentó por qué ignoró el carácter mixto del signo solicitado, a pesar de que el componente gráfico de “CLARA” le otorga una identidad visual distinta.
19. Finalmente, indicó que se debía tener en cuenta antecedentes como el registro de los signos “BONUM/BONUS” o “TANGA/TANGO”, en donde la propia autoridad
administrativa reconoció que diferencias mínimas en la terminación vocálica y en el componente conceptual o gráfico eran suficientes para permitir la coexistencia de marcas, por lo que al apartarse de este criterio en el caso de “CLARA/CLARO”, se comprometió la seguridad jurídica y se incurrió en el vicio de falsa motivación.
II. PROVIDENCIA IMPUGNADA
20. El magistrado sustanciador en primera instancia, a través de providencia de 17 de julio de 2023, negó la solicitud de suspensión provisional de las Resoluciones 39588 de 23 de junio de 2022 y 70872 de 10 de octubre de 2022, para lo cual señaló que la demandante no cumplió con la carga que le asiste de realizar la confrontación entre los actos demandados y la norma superior supuestamente vulnerada, en tanto que no señaló cuáles fueron las disposiciones infringidas, y tampoco aportó pruebas con la solicitud de medida cautelar que den cuenta de la flagrante violación o de los perjuicios ocasionados a la demandante.
21. Agregó que para dilucidar el asunto se requiere de un estudio detenido de los actos demandados, así como sus antecedentes y de la disposición que se citó en el concepto de violación de la demanda como lo es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y que el debate propuesto es estrictamente legal.
22. Indicó que los argumentos de la solicitud de la medida no conducían al Despacho sustanciador a evidenciar la existencia de un perjuicio irremediable y que la cuestión relativa a la protección o restablecimiento de los perjuicios causados al demandante sería objeto de análisis cuando se haya decidido sobre la legalidad de las resoluciones acusadas.
23. En consecuencia, concluyó que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 como necesarios para la adopción de la medida cautelar solicitada.
III. RECURSO DE APELACIÓN
24. El 25 de julio de 2023, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión que negó la suspensión provisional de los actos acusados.
25. En primer lugar, reprochó que no es cierto que en la solicitud de suspensión provisional no se señalaron las disposiciones infringidas y el concepto de violación, en razón a que estas obran en el acápite sexto de dicho documento. Señaló que este aspecto es relevante, ya que los presupuestos y fundamentos de la medida cautelar están relacionados con los argumentos expuestos en la demanda.
26. Sostuvo que, para analizar la solicitud de medida cautelar, debía tenerse en cuenta la fundamentación de la demanda, en concordancia con lo previsto en el artículo 231 de la Ley 1437, que dispone que la suspensión provisional procede por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda. Por lo tanto, afirmó que el Despacho debió analizar integralmente los fundamentos de la demanda y de la solicitud cautelar, considerando la estrecha relación entre ambas, y que la finalidad de las medidas cautelares es proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
27. En segundo lugar, manifestó que el auto refleja un estudio apresurado de la solicitud, puesto que no se tuvo en cuenta la motivación expuesta. Insistió en que el Tribunal ignoró la fundamentación desarrollada en el acápite denominado “concepto de la violación”, en el que sustentó las razones formales y sustanciales por las cuales las resoluciones acusadas infringieron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
28. Cuestionó la conclusión según la cual no fueron aportadas pruebas que demostraran la flagrante violación alegada, indicando que se trata de un asunto de puro derecho en el que los fundamentos de la demanda y la solicitud de medida cautelar giran en torno a la vulneración del citado literal a). En este sentido, afirmó que las pruebas documentales aportadas con la demanda eran suficientes para definir la solicitud de medidas cautelares.
29. Añadió que el análisis sobre la reparación de los perjuicios causados al demandante no debía posponerse hasta la sentencia definitiva, con sustento en que esta tesis desconoce que la finalidad de las medidas cautelares es prevenir daños irreparables que puedan producirse mientras se decide el fondo del asunto.
30. Reiteró que la medida solicitada es necesaria para evitar un perjuicio irremediable a CF Tech Colombia S.A.S., ya que, si esta empresa se ve obligada a suspender el uso del signo “CLARA”, afrontaría graves consecuencias en su operación y el incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con sus clientes.
31. Explicó que, de no suspenderse los actos acusados, la sociedad quedaría expuesta al riesgo de una acción por infracción marcaria y a la eventual orden de cesar en el uso del referido signo.
32. Por último, indicó que suspender los actos que negaron el registro del signo le permitiría oponerse al registro de signos similares. De este modo, la suspensión evitaría que el tercero interesado se beneficie del uso de expresiones cercanas al signo “CLARA” y reduciría el riesgo de perjuicio mientras se resuelve el proceso, al punto de que “[…] la suspensión por vía cautelar protegería los intereses de CF Tech y garantizaría una defensa legítima de sus derechos en este proceso y, en consecuencia, una competencia justa y equitativa en el mercado […]”.
IV. TRASLADO DE LOS RECURSOS
33. Dentro del término de traslado de los recursos de reposición y apelación, los apoderados de la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado
del proceso no se pronunciaron2.
V. TRÁMITE DE LOS RECURSOS
34. Mediante auto de 1° de agosto de 20233 el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión de negar la medida cautelar y concedió ante esta Corporación el recurso de apelación.
VI. CAMBIO DE CONSEJERO PONENTE
35. El expediente pasó al despacho del Consejero de Estado ponente, doctor Oswaldo Giraldo López, quien presentó el respectivo proyecto de auto a consideración de la Sala; sin embargo, la ponencia no obtuvo la mayoría requerida y, en consecuencia, se dispuso que el expediente pasara al Consejero de Estado que sigue en turno4.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VII.1. Competencia y oportunidad
36. Esta Sala de Decisión, en virtud de lo previsto en el literal h)5 del numeral 2º del artículo 1256 de la Ley 1437 y en el numeral 5º7 del artículo 2438 ibidem, es competente para resolver el recurso de apelación instaurado contra el auto de 17 de julio de 2023.
37. El auto objeto de impugnación se notificó electrónicamente el 19 de julio de 2023 por lo que el recurso de apelación interpuesto el 25 de julio de 2023 se presentó oportunamente9.
VII.2. La formulación del problema jurídico
38. En el presente asunto, la Sala debe resolver: primero, si para efectos de estudiar la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos acusados, el juez de
2 Índice 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.
3 Ibidem.
4 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
5 “[…] Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […] h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. […]”.
6 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
7 “[…] Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […] 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. […]”.
8 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080.
9 Índices 26 y 31 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.
primera instancia estaba obligado a considerar integralmente el concepto de violación contenido en la demanda cuando la parte demandante hubiese remitido expresamente a dicho acápite en la sustentación de la medida cautelar y, en consecuencia, si la negativa del a quo a realizar ese examen desconoce lo previsto en el artículo 231 de la Ley 1437. Al respecto, se hará referencia a: i) las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; ii) la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; y iii) sobre la posibilidad de sustentar la medida cautelar en el concepto de violación expuesto en la demanda.
39. Segundo, en caso de resultar procedente el estudio de fondo de la medida cautelar y considerando que, en el caso sub examine, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha realizado interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala considera necesario abordar si su ausencia constituye un impedimento para decidirla. Para ello, se hará referencia a: i) la interpretación prejudicial; ii) la interpretación prejudicial para decidir medidas cautelares en materia de propiedad industrial; iii) alcance y naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional en asuntos de propiedad industrial; y v) la conclusión y criterio jurisprudencial aplicable, esto es, a la jurisprudencia anunciada.
40. Y, tercero, con base en los anteriores parámetros, la Sala analizará si, prima facie, los argumentos expuestos por la parte demandante, en especial aquellos relativos a la indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, permiten advertir una posible vulneración de la normativa superior, una falsa motivación de los actos acusados y si se encuentran probados los perjuicios irremediables para justificar la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones cuestionadas mientras se profiere la sentencia de fondo.
VII.3. Sobre las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; la suspensión provisional de actos administrativos; la sustentación de la medida cautelar en el concepto de violación expuesto en la demanda
Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo
41. Uno de los motivos para la expedición de la Ley 1437, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez, siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.
42. El artículo citado supra previó que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier estado del proceso; ii) a petición de parte y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
43. Aunado a lo anterior, el artículo 230 de la Ley 1437 clasifica las medidas cautelares en: i) preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas, que buscan evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de suspensión temporal de los efectos de una decisión administrativa.
La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo
44. En el marco de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes de la Ley 1437. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a “[…] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho10 […]”11.
45. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 de la Ley 1437 para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, la Sección Primera de esta Corporación ha precisado que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris12, y (ii) periculum in mora13, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas14.
46. En tal sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 27 de mayo de 202115, consideró lo siguiente:
“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.
En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, […] [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), […] basta que, como consecuencia de
10 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo. Contencioso Administrativo, T.III, 3ª reimp., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 482.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de 13 de mayo de 2015. Radicación: 11001-03-26-000-2015-00022-00 (53057). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
12 Apariencia de buen derecho.
13 Perjuicio de la mora.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Radicación núm. 54001-23-33-000-2018-00285-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”. (negrilla fuera del texto).
Sobre la posibilidad de sustentar la medida cautelar en el concepto de violación expuesto en la demanda
47. El primer problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si la negativa del a quo a estudiar la medida cautelar, con el argumento de que no fue sustentada de manera autónoma, desconoce que la solicitud de suspensión provisional puede remitirse directamente al concepto de violación de la demanda.
48. La parte apelante sostuvo que el Tribunal incurrió en un error al afirmar que en la solicitud de suspensión provisional no se señalaron las disposiciones infringidas y el concepto de violación. Indicó que dicha solicitud obra en el acápite sexto del libelo introductorio y que, por tal razón, sus presupuestos y fundamentos deben interpretarse en estrecha relación con los argumentos expuestos en la demanda.
49. Precisó que, conforme al artículo 231 de la Ley 1437, la suspensión provisional procede cuando el acto acusado vulnera las disposiciones invocadas en la demanda, lo que exige que el juez valore los fundamentos del libelo introductorio y la solicitud de cautela. Afirmó que, al no realizar una lectura conjunta de ambos escritos, el Tribunal desconoció la finalidad de las medidas cautelares, consistente en proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
50. En suma, indicó que el auto apelado refleja un estudio apresurado de la solicitud, porque se omitió valorar la argumentación desarrollada en la demanda, en específico, el concepto de la violación donde se explicaron las razones formales y sustanciales por las cuales, en juicio de la demandante, las resoluciones cuestionadas infringieron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
51. Al respecto, se pone de presente que la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional puede formularse en un acápite independiente o dentro del escrito de la demanda. En este último evento, la sustentación de la medida puede remitirse al concepto de violación y a las normas invocadas como infringidas en el libelo introductorio, siempre que de su lectura se advierta la confrontación normativa necesaria para verificar, siquiera en forma preliminar, el fumus boni iuris y el periculum in mora exigidos por el artículo 231 ibidem.
52. En efecto, en el auto de 11 de abril de 202316, la Sala resolvió la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos demandados, en consideración a que su fundamentación
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 11 de abril de 2023. Rad.: 2022-00241-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
se encontraba expuesta en los numerales relativos a las normas violadas y al concepto de su violación, por lo cual correspondía al juez realizar un análisis preliminar de esos cargos para definir la cautela.
53. En igual sentido, mediante auto de 6 de junio de 202317, la Sala advirtió que el alcance del artículo 231 se encuentra dirigido a que la solicitud cautelar puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparte, en los cuales la demandante debe desarrollar la respectiva carga argumentativa, de manera que en la solicitud cautelar se debía expresar que el fundamento se encuentra en el concepto de violación.
54. Finalmente, en el auto de 3 de octubre de 202418, la Sala consideró que, cuando la solicitud de medida cautelar se apoya expresamente en los hechos, las pruebas y las disposiciones invocadas en la demanda, el juez debe valorar de manera integral los fundamentos allí expuestos, sin que resulte admisible desestimar la solicitud bajo el argumento de que “[…] los fundamentos de la demanda no pueden suplir la carga de sustentar la medida […]”.
55. De este recuento jurisprudencial se desprende una regla clara: la sustentación de la medida cautelar no requiere un desarrollo autónomo, sino que puede encontrarse integrada en los fundamentos de derecho y el concepto de violación, siempre que el libelo introductorio permita identificar los cargos, las normas invocadas y los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan la solicitud de cautela y que así lo indique el demandante.
56. Así las cosas, la remisión expresa a las consideraciones de la demanda satisface la carga argumentativa exigida por el mencionado artículo 231, toda vez que el análisis preliminar de la medida se construye a partir de la confrontación entre los cargos formulados y el contenido del acto acusado y no de la forma o ubicación en que dichos argumentos se presenten.
57. En el caso objeto de estudio, el argumento de la parte demandante en cuanto a que la solicitud de suspensión provisional se encuentra contenida en la demanda y sustentada en el acápite del concepto de violación, guarda coherencia con la línea jurisprudencial citada.
58. Por consiguiente, el estudio de la medida cautelar debía realizarse a partir de un análisis preliminar de la demanda y de la solicitud contenida en ella, de modo que no era procedente descartar de plano la medida por supuesta ausencia de sustentación, más aún cuando en el acápite de solicitud de suspensión provisional se manifestó que “[…] la demanda de nulidad contra las Resoluciones […] está razonablemente fundada en derecho, toda vez que: (i) se solicita un control de
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 6 de junio de 2023. Rad.: 2022-00309-
00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 3 de octubre de 2024. Rad.: 2021-00226-00. MP. Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
legalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; (ii) se presenta en contra de los actos administrativos […] y, (iii) se fundamenta en la expedición con infracción de normas y falsa motivación […]”.
59. Aunado a lo anterior, se expuso que “[…] como se manifestó en el punto 4.1 del presente escrito, la Delegatura de la SIC inaplicó los criterios interpretativos establecidos por el TJCA respecto de los artículos (sic) 136 de la Decisión 486. Esta violación de normas afecta directamente el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, por lo que la acción de nulidad es el medio idóneo para realizar el control inmediato de legalidad de los actos […]”.
60. Por lo expuesto, le asiste razón al apelante en cuanto a que el estudio de la solicitud de suspensión provisional debía realizarse a partir de un análisis preliminar de la demanda y de los fundamentos desarrollados en el concepto de violación. En consecuencia, y en virtud de la competencia funcional del Consejo de Estado como juez de segunda instancia, así como de los principios de economía procesal, celeridad y eficacia que rigen la actuación judicial, la Sala procederá a efectuar directamente el análisis preliminar de la medida cautelar, con el fin de determinar si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 231 de la Ley 1437.
VII.4. Sobre la interpretación prejudicial
61. De conformidad con el artículo 32 de la Decisión 47219 de la Comunidad Andina y siguiendo la jurisprudencia comunitaria, la interpretación prejudicial “[…] es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno […]”20. Su finalidad es proteger y garantizar la aplicación uniforme del régimen comunitario por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.
62. La función del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es interpretar la norma supranacional desde el punto de vista jurídico, lo que se traduce en precisar su alcance cuando existe un proceso en el cual se deba aplicar o se controvierta alguna norma del ordenamiento jurídico comunitario,“[…] función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia […]”21 No obstante, “[…] el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”22.
19 “Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”
20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 25 de febrero de 1994. Rad.: 6-IP-93.
21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 3 de septiembre de 1999. Rad.: 30-IP-99.
22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 16-IP-2014.
63. En ese sentido, el artículo 34 ibidem define los alcances de la interpretación prejudicial y el artículo 35 dispone que el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del referido Tribunal.
64. Cabe advertir que la interpretación prejudicial, de acuerdo con el artículo 33 de la Decisión 472, se profiere cuando el juez nacional que conozca del proceso la solicite. Asimismo, dicha interpretación es de dos clases; i) facultativa y; ii) obligatoria.
Interpretación prejudicial facultativa
65. En cuanto a la interpretación prejudicial facultativa, el artículo 122 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia, señala que los jueces nacionales que conozcan de un proceso donde deba aplicarse o se controvierta una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar la interpretación prejudicial cuando la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno.
66. Sobre el alcance de la disposición transcrita, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado23:
“[…] Dentro de los procesos internos de un país miembro de la Comunidad Andina, pueden presentarse casos en los cuales la norma andina es parte del contenido de las normas que debe conocer el juez que va a resolver el proceso, motivo por el cual el juez de la causa, podrá solicitar al Tribunal Andino de Justicia, la interpretación de las normas sobre las cuales considere pertinente que la autoridad comunitaria se pronuncie. Este tipo de interpretación es aplicable para aquellos procesos en que la sentencia que dicte el juez, sea susceptible de recurso.
En el evento de que el juez deba resolver el proceso sin la Interpretación Prejudicial solicitada, deberá decidir el proceso.
El hecho de que el juez nacional emita su dictamen si la Interpretación, no invalida el proceso.
La Consulta facultativa por el contrario, según la define el artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aquella por la cual el Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal, situación en la que no suspende el proceso.
Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme […]” (negrilla fuera de texto).
67. Como se observa, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la consulta facultativa constituye un instrumento orientado a garantizar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario en aquellos procesos en los que la sentencia es susceptible de recursos y, por tanto, el juez nacional no está obligado a suspender el trámite para solicitar interpretación.
68. En estos eventos, el juez puede decidir el caso aún sin haber recibido la respuesta del Tribunal, sin que ello afecte la validez del proceso, pero conserva la potestad de elevar la consulta cuando lo considere necesario para asegurar la coherencia interpretativa, la seguridad jurídica y la sujeción de su decisión al sentido que el derecho comunitario ha fijado sobre la materia.
Interpretación prejudicial obligatoria
69. En lo atinente a la interpretación prejudicial obligatoria, el artículo 123 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia, dispone que el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, deberá suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dar aplicación a la normativa comunitaria.
70. Sobre el alcance de la disposición transcrita, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó24:
“[…] La denominada interpretación prejudicial obligatoria o llamada consulta obligatoria, es aquella que necesariamente el juez nacional ya sea de oficio o a petición de parte, debe solicitar al Tribunal Andino de Justicia, previo a la emisión de su fallo, la interpretación de la norma comunitaria que es parte del proceso que se conoce. El requisito que debe reunir este tipo de interpretación, es que la sentencia sea de única o última instancia, no siendo susceptible de recurso alguno interno y que involucre la aplicación de norma que sea parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
El juez nacional deberá suspender el procedimiento que está conociendo y remitir el correspondiente oficio al Tribunal para que se pronuncie, respecto de las normas andinas en discusión del caso.
El proceso no podrá continuar mientras está pendiente de recepción la interpretación prejudicial, la cual servirá de guía y deberá ser obligatoriamente incorporada dentro de la sentencia en cumplimiento a lo determinado en el artículo 127 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal Arbitral deberá ajustar a los conceptos antes determinados a cuál de las dos interpretaciones se ajusta el caso en análisis, dependiendo si su sentencia es de última instancia o no […]” (negrilla y subrayado fuera de texto).
71. En ese mismo pronunciamiento, el Tribunal consideró:
“[…] La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.
Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso […]” (negrilla y subrayado fuera de texto).
72. Como se advierte, la interpretación prejudicial obligatoria procede únicamente cuando el juez nacional debe dictar una sentencia de única o última instancia que no sea susceptible de recurso interno y cuya decisión requiera la aplicación o interpretación de una norma del ordenamiento jurídico andino.
73. En estos eventos, el juez está obligado a suspender el trámite y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el sentido y alcance de las disposiciones pertinentes, sin que el proceso pueda continuar hasta tanto se reciba la interpretación. Una vez emitida, dicha interpretación adquiere carácter vinculante y debe incorporarse necesariamente en la sentencia, conforme lo dispone el artículo 127 del Estatuto del Tribunal Andino.
74. En consecuencia, la obligatoriedad de la consulta no depende de la complejidad del asunto ni del criterio del juez, sino exclusivamente de la instancia en que se profiere la decisión, de la naturaleza de la providencia y de la relevancia de la norma comunitaria en la resolución del litigio.
75. En conclusión, como se precisó, la diferencia esencial entre la interpretación prejudicial facultativa y la obligatoria radica en la instancia en la que se encuentra el juez nacional. La consulta facultativa procede cuando el juez conoce de un asunto cuya decisión es susceptible de recursos, situación en la cual conserva competencia potestativa para acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para obtener una orientación interpretativa sin que ello implique suspender el proceso. En contraste, la consulta obligatoria surge exclusivamente cuando el juez actúa en única o última instancia, etapa en la cual ya no existe un recurso interno establecido, lo que impone la suspensión del trámite hasta tanto se reciba la interpretación, como presupuesto indispensable para dictar sentencia.
VII.4.1. Interpretación prejudicial para decidir medidas cautelares en materia de propiedad industrial
Interpretación prejudicial en procesos de única instancia – criterios jurisprudenciales
76. En cuanto al criterio jurisprudencial sobre la necesidad de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos de propiedad industrial en única instancia, la Sala advierte que, en esta Sección, se han sostenido dos tesis.
77. Por un lado, la Sala ha considerado que, para resolver tales solicitudes, cuando el análisis exige interpretar o aplicar disposiciones de la Decisión 486 de 2000, es necesario solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva interpretación prejudicial.
78. Con fundamento en esa línea, se consideró que se debe negar el decreto de medidas cautelares cuando su estudio requería de interpretación prejudicial, por cuanto correspondía al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definir el alcance y la aplicación de las normas comunitarias invocadas como vulneradas, en ejercicio de su función interpretativa.
79. Lo anterior, se sustentó de conformidad con lo previsto en los artículos 33 de la Decisión 47225 y 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina, los cuales disponen que, en los procesos en los cuales la sentencia no sea susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
25 “Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”
80. Así se consideró en providencia de 18 de octubre de 200726, en la cual se precisó:
“[…] Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada.
Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada […]” (negrilla y subrayado fuera de texto).
81. Dicha posición fue reiterada en providencias de 30 de abril de 200827 y de 24 de julio del mismo año28. En efecto, en la última providencia se indicó lo siguiente:
“[…] tal y como se observa, una de las normas que el demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado (artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) pertenece al Ordenamiento Jurídico Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la cual se codificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 ibidem.
Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario […]” (negrilla fuera de texto).
26 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 18 de octubre de 2007. Rad.: 2007-00191-00. MP.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 30 de abril de 2008. Rad.: 2007-00404-00. MP.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 24 de julio de 2008. Rad.: 2008-00235-00. MP.: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
82. El referido criterio se mantuvo y se reiteró por la Sección en providencias de 22 de noviembre29 y 2 de diciembre de 201930, en los siguientes términos:
“[…] Con fundamento en las anteriores consideraciones, en los procesos judiciales de única instancia en los que alguna de las normas invocadas como violadas formen parte del ordenamiento jurídico comunitario, como en el sub lite, no puede emitirse pronunciamiento en relación con la suspensión provisional del acto acusado mientras no se cuente con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues sin ella no es factible decidir sobre el alcance de tales disposiciones. En este contexto, en el caso concreto no es posible hacer la confrontación directa del acto acusado con el artículo 39 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ello implicaría necesariamente fijar el alcance de la misma, labor que, como ya se advirtió, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al realizar la interpretación prejudicial que se le solicitará […]31 (negrilla y subrayado fuera de texto).
83. En autos de 13 de marzo de 202032, 25 de noviembre del mismo año33 y 21 de octubre de 202134, se indicó que la Sección se “abstiene” de emitir pronunciamiento en relación con la solicitud de cautela cuando se invoquen normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al señalar: “[…] nótese, entonces, que la interpretación prejudicial es obligatoria en todos los procesos de única instancia en los que el juez nacional decide sobre la aplicación de una norma comunitaria […]” (negrilla fuera de texto).
84. Este criterio fue reiterado en los años 202235, 202336 y 202437, período en el cual la Sección mantuvo la postura según la cual la interpretación prejudicial constituía presupuesto necesario para decidir medidas cautelares en asuntos de propiedad industrial en única instancia, en los cuales no se ha realizado un pronunciamiento respecto de medidas cautelares sin contar con la respectiva interpretación prejudicial.
85. Por otro lado, en la Sección Primera también se ha considerado que, para realizar el análisis de los actos acusados y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, no es necesario solicitar interpretación prejudicial al
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2014-00163-00. Auto de 22 de noviembre de 2019. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2019-00142-00. Auto de 2 de diciembre de 2019. MP.: Dr. Oswaldo Giraldo López.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 12 de noviembre de 2019. Rad.: 2017-00256-00 MP.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 13 de marzo de 2020. Rad.: 2019-00158-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 25 de noviembre de 2020. Rad.: 2014-00077-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 21 de octubre de 2021. Rad.: 2021-00033-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Autos de 18 de febrero de 2022. Rad.: 2013-00376-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; de 19 de mayo de 2022. Rad.: 2021-00154-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; de 16 de diciembre de 2022. Rad.: 2021-00308-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 6 de marzo de 2023. Rad.: 2017-00303-00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Autos de 19 de febrero de 2024. Rad.: 2020-00520-00. MP.: Dr. Oswaldo Giraldo López; de 1 de marzo de 2024. Rad.: 2021-00390-00. MP.: Dr. Oswaldo Giraldo López.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en propiedad industrial, en atención a que la decisión de la solicitud de medida cautelar no resuelve de fondo el caso concreto.
86. Es así como mediante auto de 13 de julio de 201538, se resolvió negar una solicitud de suspensión provisional de unos actos administrativos que concedieron un registro marcario, al realizar el estudio con las normas comunitarias invocadas como infringidas y considerando que:
“[…] En los procesos de única instancia que se tramiten en esta Corporación y en los cuales se soliciten medidas cautelares no existe la obligación de solicitar al Tribunal Andino interpretación prejudicial para resolver la medida cautelar. Lo anterior porque la providencia que se pronuncia sobre dicha medida no es una sentencia ni resuelve el caso de fondo.
Sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:
1. En el caso particular, la medida provisional se encuentra atada a un proceso contencioso administrativo para resolver la cuestión de fondo. Es un proceso ya iniciado y que se encuentra en trámite. En este sentido la interpretación prejudicial deberá ser solicitada, en su momento, por el juez contencioso de segunda instancia. Es decir, se deberá solicitar la interpretación prejudicial en el proceso que resuelva el fondo del asunto y en donde se aplique claramente las normas comunitarias andinas, pero no en el proceso que decida las medidas cautelares.
2. De conformidad con las características del proceso de medidas cautelares, no tiene ningún sentido que se dé tramite a una solicitud de interpretación prejudicial en su seno; eso convertiría en lento un proceso que por su naturaleza debe ser ágil y eficaz. Además, se trata de un proceso de única instancia en donde no se solicitó la consulta al TJCA, precisamente porque el juez de conocimiento era consciente de esta situación, tal y como lo manifestó en sus providencias.
3. Que el juez como recurso argumentativo se hubiera referido a las normas andinas, no convierte el proceso en susceptible de solicitud de interpretación prejudicial. No es un proceso que termine en una sentencia como lo prevé la norma comunitaria; este proceso termina con un auto de declaración de medidas cautelares, que como se dijo no resuelve el fondo del asunto39.
[…]
En relación con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se advierte en esta etapa procesal su vulneración pues la Superintendencia realizó una interpretación razonable de dicha norma y expuso las razones por las cuales llegó a la conclusión de que entre los signos en disputa existen diferencias de tipo conceptual que descartarían la configuración de alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la referida norma.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 13 de julio de 2015. Rad.: 2013-00639-00. MP.: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No.156-IP-2011.
De otro lado y con respecto al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Despacho observa que esa es la norma que sustenta la presente acción pues faculta a la autoridad competente nacional, en este caso el Consejo de Estado, para declarar la nulidad de un acto de registro marcario cuando se detecte la contravención de las disposiciones allí contenidas. En esa medida, como en principio la resolución demandada no desconoce el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, debe negarse este argumento pues va ligado a la prosperidad del primero.
Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional, su contestación, y una vez confrontada la disposición demandada con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, se llega a la conclusión de que no hay razón que amerite suspender de forma provisional los efectos de la norma demanda […]”. (Negrilla fuera del texto).
87. En ese mismo sentido, mediante autos de 16 de julio de 201540 y 23 de junio de 201641, se expuso que no es obligación del juez de única instancia solicitar interpretación prejudicial para resolver medidas cautelares en materia de propiedad industrial.
Interpretación prejudicial en procesos bajo el esquema de doble instancia implementado por la Ley 2080 de 2021
88. En el marco de la nueva configuración competencial introducida por la Ley 2080 de 25 de enero de 202142, que transformó a la jurisdicción contencioso administrativa a un modelo de doble instancia para los procesos de propiedad industrial, se hace necesario precisar el alcance y las condiciones bajo las cuales procede solicitar o no la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para decidir las solicitudes de medida cautelar, en el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera ejerce competencia en primera instancia y el Consejo de Estado actúa en sede de apelación o última instancia.
89. Al respecto, atendiendo que las decisiones proferidas en única instancia, tramitadas mediante la Ley 1437 de 2011, y aquellas en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en la Ley 2080 de 2021, no son susceptibles de recursos en derecho interno, la Sala considera que la obligación de solicitar o no interpretación prejudicial de las normas invocadas como infringidas en materia de medidas cautelares en propiedad industrial, debe seguir el mismo criterio.
90. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437, la decisión que se adopte en este asunto tiene la virtualidad de sentar jurisprudencia en materia de medidas cautelares dentro de los procesos de propiedad industrial,
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 16 de julio de 2015. Rad.: 2014-00653-00. MP.: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contenciosos Administrativo. Sección Primera. Auto de 23 de junio de 2016. Rad.: 2016-00050-00. MP.: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
42 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
en particular respecto del alcance del control judicial que se ejerce sobre actos administrativos que aplican normas del ordenamiento jurídico comunitario andino.
91. Para ello, corresponde a la Sala analizar el alcance y naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional en materia de propiedad industrial para establecer si el juez de única o segunda instancia requiere solicitar interpretación prejudicial para su estudio.
VII.4.2. Alcance y naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional en asuntos de propiedad industrial
92. Como se precisó en acápites anteriores, uno de los fundamentos de la Ley 1437, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez, razón por la que el legislador en el artículo 229 de la Ley 1437 otorgó una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “[…] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”.
93. Así lo consideró la Corte Constitucional43 al señalar que “[…] el CPACA, al regular lo atinente a las medidas cautelares, empieza por señalar que dichas medidas pueden decretarse en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la justicia administrativa, incluidos los de tutela y de defensa de derechos e intereses colectivos, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda “o en cualquier estado del proceso”, y precisa que el juez puede decretar todas las que considere “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en este capítulo” (art 229) […]” (negrilla fuera de texto).
94. La Sala destaca que la medida cautelar de suspensión provisional tiene una naturaleza meramente instrumental, orientada a evitar que los actos administrativos presuntamente contrarios al orden jurídico continúen produciendo efectos mientras se adopta la decisión definitiva.
95. En efecto, entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, previa, temporal y accesoria, tendiente a “[…] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho […]”44.
96. En este sentido, las medidas cautelares tienen como finalidad preservar la eficacia del proceso y evitar que, durante su trámite, se consoliden situaciones que puedan tornar ineficaz la sentencia.
43 Corte Constitucional. Sentencia C- 284 de 15 de mayo de 2014. MP.: Dra. María Victoria Calle Correa.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de 13 de mayo de 2015. Rad.: 2015-00022-00 (53057). MP.: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
97. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que el legislador en el mencionado artículo 229 señaló que la resolución de la misma “[…] no implica prejuzgamiento […]”. Esta advertencia normativa significa que el juez, al analizar una solicitud cautelar, realiza únicamente una valoración previa, sumaria, provisional y no definitiva sobre la posible vulneración del orden jurídico, con el único propósito de determinar si se cumplen los requisitos para evitar que el acto administrativo continúe produciendo efectos mientras se profiere la sentencia de mérito.
98. En ese contexto, el juzgador no fija una posición final sobre la legalidad del acto, ni queda vinculado por lo dicho en la etapa cautelar, ni se ve impedido para adoptar una decisión distinta al momento de resolver en forma definitiva el litigio.
99. Por consiguiente, el “no prejuzgamiento” implica que el análisis propio de la cautela tiene un carácter instrumental y preventivo, fundamentado en la apariencia de buen derecho y riesgo de perjuicio irreparable, el cual no compromete el juicio completo y exhaustivo que debe realizar el juez al dictar sentencia.
100. Por lo anterior, el decreto o negación de la medida no supone fijar el alcance de las normas comunitarias ni sustituye la interpretación que corresponde al Tribunal Andino, sino que constituye una valoración preliminar y no definitiva para garantizar la eficacia del proceso judicial y evitar perjuicios, conforme al artículo 229. Por ello, el análisis de la cautela no suple la competencia interpretativa exclusiva del Tribunal de Justicia ni exige suspender el trámite para solicitar una interpretación prejudicial.
101. En este contexto, conforme al principio de complemento indispensable del derecho comunitario andino, cuando la normativa supranacional no regula un aspecto procesal específico, corresponde al ordenamiento jurídico interno establecer los mecanismos necesarios para su aplicación efectiva, siempre que no se altere el alcance ni la finalidad de la norma comunitaria.
102. En materia de propiedad industrial, si bien la Decisión 486 de 2000 regula los presupuestos sustantivos de registrabilidad marcaria, no establece un régimen procesal de medidas cautelares, razón por la cual resulta procedente que el juez nacional acuda a las disposiciones del derecho procesal administrativo interno, en este caso, los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437, para garantizar la eficacia del proceso y la protección provisional del objeto del litigio.
103. Cabe advertir que los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 de 2001, así como el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ponen de relieve que la consulta prejudicial, sea facultativa u obligatoria, se encuentra instituida exclusivamente para el momento de dictar sentencia, y no para cualquier otra decisión adoptada dentro del proceso. En efecto, dichas disposiciones diferencian entre sentencias susceptibles de recurso y sentencias definitivas. El artículo 33 dispone:
“[…] Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]” (negrilla y subrayado fuera de texto).
104. En tal virtud, el régimen normativo comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reflejan que el ordenamiento comunitario se encuentra orientado a asegurar que las sentencias que cierren la controversia y no susceptibles de recurso se ajusten y fundamenten al sentido vinculante de la norma andina.
105. La interpretación se encuentra concebida exclusivamente para el momento de dictar sentencia, en razón a que solo esta decisión tiene la entidad de cerrar definitivamente la controversia y de consolidar la aplicación interna del derecho comunitario. Por ello, la obligatoriedad de la consulta no se exige para decisiones interlocutorias, como aquellas que resuelven solicitudes de medidas cautelares, las cuales no definen el fondo del litigio ni agotan el control interno; en consecuencia, no requieren suspender el proceso ni esperar la interpretación del Tribunal.
106. Aunado a ello, y como se precisó al analizar el régimen comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la obligatoriedad de la consulta prejudicial opera únicamente respecto de sentencias de única o última instancia.
107. Esta delimitación resulta relevante y necesaria bajo el esquema procesal implementado por la Ley 2080 de 2021, que creó un sistema de doble instancia en materia de propiedad industrial, en el cual el juez de primera instancia conserva la potestad de consultar facultativamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mientras que la obligación de consulta resulta imperativa únicamente para la sentencia que emita el Consejo de Estado en sede de apelación.
VII.4.3. Conclusión y criterio jurisprudencial aplicable
108. La Sala considera necesario fijar la regla jurídica aplicable en esta materia, no solo para resolver el caso concreto, sino para dotar de certeza y uniformidad el trámite de las medidas cautelares en procesos de propiedad industrial bajo el esquema de doble instancia introducido por la Ley 2080 de 2021. En efecto, el nuevo diseño competencial exige precisar el momento en que opera la consulta prejudicial obligatoria y delimitar su alcance frente a decisiones instrumentales como la suspensión provisional, a fin de garantizar coherencia institucional, seguridad
jurídica y la armonización competencial entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
109. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437, la Sala procede a sentar jurisprudencia, fijando la regla jurídica que delimita el alcance de la consulta prejudicial en sede cautelar en procesos de propiedad industrial. En consecuencia, a título de jurisprudencia anunciada se tiene lo siguiente:
110. En primer lugar, bajo el régimen anterior a la Ley 2080 de 2021, cuando estos asuntos eran de conocimiento en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado en única instancia, se consolidó una línea jurisprudencial según la cual la consulta prejudicial se erigía como presupuesto para decidir solicitudes de suspensión provisional en procesos de propiedad industrial. En ese contexto, la Sección consideró que cualquier pronunciamiento cautelar que implicara interpretar normas de la Decisión 486 de 2000 requería previamente la intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, razón por la cual se negaron o se abstuvo de resolver medidas cautelares hasta tanto se obtuviera la interpretación prejudicial correspondiente.
111. También se desarrolló una tesis jurisprudencial donde se consideró que, atendiendo a que la decisión que resuelve la medida cautelar no es una sentencia que resuelve el fondo del litigio, no se requiere solicitud de interpretación prejudicial.
112. En segundo término, el régimen comunitario andino que regula la consulta prejudicial destaca que la interpretación resulta obligatoria para el momento de dictar una sentencia que no sea susceptible de recursos en derecho interno, y no para cualquier decisión que se adopte durante el trámite.
113. En tercer lugar, de acuerdo con el alcance y la naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437, la suspensión de los efectos de actos administrativos tiene un carácter instrumental, previo, temporal y accesorio, orientado exclusivamente a proteger, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La resolución de la cautela “no implica prejuzgamiento”, en cuanto supone solo una valoración sumaria sobre la apariencia de buen derecho y el riesgo de perjuicio, sin resolver de manera definitiva sobre la legalidad del acto ni el sentido de la sentencia, y sin desplazar la competencia interpretativa exclusiva que corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
114. En cuarto lugar, el nuevo marco institucional derivado de la Ley 2080 de 2021 en el cual se implementó la doble instancia en los procesos de propiedad industrial, implica que la consulta prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo se requiere en la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, la adopción o el rechazo de la suspensión provisional no exige necesariamente la formulación previa de una consulta, teniendo en cuenta que en
esta etapa el juez únicamente verifica la apariencia de buen derecho y el riesgo en la demora, sin definir de manera definitiva el sentido de las normas comunitarias.
115. De lo anterior se concluye que la solicitud de interpretación prejudicial es obligatoria para proferir sentencia de única o segunda instancia y, en ese sentido, no se requiere para proferir la providencia que resuelve la medida cautelar, en tanto que esta no revuelve de fondo el objeto del litigio.
VII.5. Caso concreto
116. A la Sala le corresponde determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437, para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados.
117. En consecuencia, se debe analizar la procedencia de la suspensión provisional de las Resoluciones 39588 de 23 de junio de 2022 y 70872 de 10 de octubre de 2022, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CLARA”, solicitado para distinguir servicios de las clases 36 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió el recurso de apelación formulado en contra de dicha decisión, en el sentido de confirmarla.
118. La parte demandante argumentó que la autoridad administrativa aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, incurriendo con ello en el vicio de falsa motivación de los referidos actos administrativos, esto es, al considerar que su signo “CLARA”, resultaba confundible con las marcas “CLARITA” y “CLARO”.
119. Y finalmente, sostuvo que las pruebas documentales allegadas eran suficientes para acreditar la apariencia de buen derecho de la solicitud y el riesgo de un perjuicio irremediable, consistente en la imposibilidad de usar el signo “CLARA” sin exponerse a acciones de infracción marcaria y a la pérdida de posicionamiento en el mercado.
120. Enfatizó que la medida cautelar resultaba necesaria para proteger provisionalmente los derechos de la sociedad demandante, impedir que terceros se beneficiaran del uso de signos similares y garantizar condiciones de competencia en el mercado mientras se define la legalidad de los actos acusados.
121. La norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000
122. Para resolver, la Sala observa que la parte demandante solicitó la suspensión provisional de las resoluciones demandadas tras considerar que las mismas transgredieron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que el signo mixto “CLARA” en las clases 36 y 42 no es similarmente confundible con la familia de marcas previamente registradas “CLARO”, en las clases 9ª, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42, así como la marca nominativa “CLARITA” en la clase 9ª de la sociedad Claro S.A. desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.
123. Sobre el desconocimiento del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la parte demandante indicó que la SIC no adelantó un examen integral del signo solicitado, por cuanto se limitó a sostener que la coincidencia en las primeras letras de los signos generaba similitud, sin analizar el efecto diferenciador de la vocal final, lo que constituye un error metodológico que modifica la percepción del signo y genera una sonoridad distinta que resulta determinante para descartar la confusión.
124. Respecto del aspecto conceptual, afirmó que la SIC restringió el análisis a la idea de “claridad” o “luz”, sin valorar que el lexema “CLAR” tiene más de treinta significados recogidos en el Diccionario de la RAE, por lo que la expresión “CLARA” pueda evocar un nombre propio femenino o la clara del huevo, entre otros significados, lo que otorga connotaciones distintas frente a la expresión “CLARO”.
125. Sobre el aspecto gráfico, aseveró que se omitió la valoración integral del signo mixto solicitado, teniendo en cuenta que la jurisprudencia comunitaria exige que los signos mixtos sean analizados en su conjunto, considerando tanto el elemento denominativo como el figurativo.
126. Por otra parte, afirmó que el signo “CLARA” se dirige a un público especializado, conformado por empresas que demandan servicios financieros, plataformas de gestión del gasto y software contable, consumidores que actúan con un mayor grado de atención, por el contrario, las marcas “CLARO” están orientadas al consumidor promedio de telecomunicaciones y productos masivos, caracterizados por un nivel de atención inferior.
127. Puso de presente que lo anterior es contrario a los precedentes de oficinas de propiedad industrial en Colombia, Perú y Chile, donde se ha aceptado la coexistencia de signos con terminaciones vocálicas distintas por cuanto producen sonoridades diferentes como, por ejemplo: “ADARA/ADARO”, “UNIVERSA/UNIVERSO”, “BONUM/BONUS” y “TANGA/TANGO”.
128. Finalmente, aseguró que los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación toda vez que la SIC ignoró las diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas que resultaban relevantes. Además, precisó que la autoridad administrativa trató a las marcas “CLARO” como si fueran altamente distintivas, cuando en realidad corresponden a signos evocativos cuya fuerza marcaria es limitada.
129. Resaltó que la entidad no justificó técnicamente por qué la vocal final no resultaba diferenciadora, ni explicó por qué redujo el lexema “CLAR” a una sola acepción, desatendiendo la pluralidad de significados reconocidos en el idioma español y tampoco sustentó por qué ignoró el carácter mixto del signo solicitado, a pesar de que el componente gráfico de “CLARA” le otorga una identidad visual distinta.
130. En oposición a lo anterior, la SIC indicó que la demandante hace una interpretación errónea de la causal de irregistrabilidad, debido a que en el caso concreto se encuentran en presencia de una familia de marcas las cuales se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los servicios y la empresa que los ofrece, puesto que la referida familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado.
131. Advirtió que, permitir la coexistencia de los signos en el cotejo podría presentarse en el consumidor la creencia equívoca que se encuentran frente a una nueva línea de servicios o una innovación marcaria provenientes del mismo origen empresarial.
132. Por su parte, la sociedad Claro S.A. señaló que es titular de una familia marcaria que identifica productos y servicios de software, servicios financieros, de almacenamiento de datos y servicios de computación los cuales resultan conexos con los servicios que pretendía comercializar la demandante con el signo mixto “CLARA” y, al tratarse entonces de una familia marcaria, esto implica mayor protección frente a signos que se le asemejen.
133. Subrayó que no se requiere un mayor análisis para concluir que permitir el registro de la marca mixta “CLARA”, cuya variación frente a las marcas “CLARO” es únicamente la letra “A” al final para identificar servicios financieros y de computación o desarrollo de software generaría un riesgo inminente de confusión y asociación para los consumidores.
134. Para resolver, el Despacho procederá a realizar la comparación de los signos objeto de controversia.
Signo solicitado por el demandante 45
(mixta)
Clases 36 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza
Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso46
Marca “CLARITA”
Marca | Tipo | Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza | Registro | |
| 1ª | “CLARITA” | (nominativa) | 9ª | 615.0455 |
Familia de marcas “CLARO”
| Marca | Tipo | Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza | Registro | |
| 1ª | “LIGA DE CAMPEONES CLARO” | (nominativa) | 35 36 | 634.157 |
| 2ª | “+CLARO” | (nominativa) | 35 36 38 | 633.556 |
3ª | “CLARITA” | (nominativa) | 9ª | 615.0455 |
| 4ª | “CLARO – SEGURIDAD” |  | 9ª 38 42 | 532.105 |
45 Consulta realizada el 3 de diciembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 46 Consulta realizada el 3 de diciembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
| 5ª | “PLAZA CLARO” |  | 35 36 | 605.928 |
| 6ª | “PROTECCIÓN MÓVIL CLARO” |  | 36 | 590.985 |
7ª | “CLARO – NEGOCIOS” |  | 9ª 35 36 | 563.158 |
8ª | “CLARO – DRIVE” |  | 38 42 | 584.424 |
9ª |  “PROPAGO CLARO” | 9ª 38 42 | 662.103 | |
| 10ª | “CLARO CRM” | 9ª 35 42 | 677.453 | |
11ª | “CLARO GIROS” |  | 36 38 | 662.883 |
| 12 | “CLARO RA” |  | 9ª 35 38 42 | 657.814 |
13 | “CLARO RV” |  | 9ª 35 38 42 | 657.815 |
14 | “CLARO PAY” |  | 9ª 36 38 | 582.346 |
| 15 | “CLARO CHECK” |  | 9ª 35 38 42 45 | 503.625 |
16 | “CLARO POR COLOMBIA” |  | 36 38 41 | 527.080 |
| 17 | “CLARO WALLET” |  | 9ª 36 38 | 571.008 |
18 | “CLARO MÁS” |  | 9ª 37 38 42 | 588.784 |
| 19 | “CLARO SHOP” |  | 35 36 38 41 | 527.095 |
20 | “CLARO” |  | 16 35 41 42 | 466.292 |
135. Ahora bien, dado que la presente decisión se adopta en el marco de una medida cautelar, la Sala recuerda que el análisis propio de esta etapa tiene carácter provisional y no implica prejuzgamiento sobre la totalidad de los aspectos que serán objeto de estudio en la sentencia.
136. Adicionalmente, la Sala considera que, para determinar si las marcas cotejadas son similarmente confundibles, deberá realizarse su estudio de conformidad con los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Sala.
137. En ese sentido, el examen preliminar se concentrará en la confrontación entre el signo mixto “CLARA” y el elemento denominativo “CLARO”, como base de identificación de la familia marcaria invocada por el tercero con interés en el resultado del proceso.
138. Lo anterior obedece a que, para efectos de evaluar la apariencia de buen derecho, no se requiere analizar individualmente cada uno de los signos que integran la familia marcaria, sino verificar si, prima facie, la expresión “CLARO”,
como núcleo denominativo común, presenta semejanzas relevantes frente al signo solicitado que justifiquen o descarten el riesgo de confusión alegado.
139. Esta valoración se realiza de manera estrictamente preliminar, propia de la etapa cautelar, y tiene por objeto apreciar si el elemento denominativo del signo solicitado adquiere relevancia suficiente para efectos del cotejo.
140. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en el presente asunto se confrontará el signo mixto “CLARA” con la marca nominativa “CLARITA” y con la denominación “CLARO”, resulta necesario identificar cuál es el elemento que predomina en la percepción del consumidor.
141. Al respecto, esta Sala, en sentencia de 1º de julio de 202247, respecto de los criterios para la comparación entre signos distintivos mixtos señaló que “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […].
142. En el caso sub examine, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que los acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura son las que traen en la mente del consumidor la información que la distingue.
143. Así las cosas, la Sala procede a analizar prima facie si las marcas cotejadas son semejantes, de conformidad con los criterios jurisprudenciales considerados por esta Sección para el cotejo marcario48.
144. Corresponde entonces abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente:
Signo solicitado
| C | L | A | R | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Marcas previamente registradas
| C | L | A | R | O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1° de julio de 2022 Rad.: 2010-00208-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de agosto 2023. Rad.: 2016-00115-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
| C | L | A | R | I | T | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
145. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis del signo y las marcas confrontadas existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que el signo solicitado “CLARA” está compuesto por una palabra, con dos sílabas (CLA – RA), cinco letras, tres consonantes (C, L, R) y dos vocales (A, A) y las marcas previamente registradas “CLARO” se compone de una palabra, con dos sílabas (CLA – RO), cinco letras, tres consonantes (C, L, R) y dos vocales (A, O) y “CLARITA” está compuesto por una palabra, con tres sílabas (CLA – RI – TA), siete letras, cuatro consonantes (C, L, R, T ) y tres vocales (A, I, A).
146. Así las cosas, desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado reproduce íntegramente la expresión “CLAR”, núcleo denominativo y elemento coincidente de las marcas previamente registradas. La adición de la vocal “A” al final del signo no altera sustancialmente esta coincidencia, en la medida que se trata de un elemento de escasa fuerza distintiva que no introduce una diferencia relevante en la estructura global. Por estas razones, el signo solicitado resulta susceptible de generar riesgo de confusión con los signos previamente registrados.
147. En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias claras y significativas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza:
CLARA – CLARO – CLARA – CLARO – CLARA – CLARO CLARA – CLARO – CLARA – CLARO – CLARA – CLARO CLARA – CLARO – CLARA – CLARO – CLARA – CLARO CLARA – CLARO – CLARA – CLARO – CLARA – CLARO
CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA – CLARA – CLARITA
148. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala advierte que, al pronunciar de manera sucesiva las expresiones “CLARA” y “CLARO”, así como “CLARA” y “CLARITA” que integran el signo solicitado y las marcas previamente registradas, se genera una continuidad sonora marcada por la repetición de la secuencia consonántica “CL–R” y por la presencia de la vocal abierta “A” como vocal tónica.
149. Esta coincidencia produce un ritmo y una cadencia similares, por lo que el consumidor difícilmente identifica con claridad dónde finaliza la vocal añadida, lo que genera una percepción auditiva semejante.
150. De esta manera, se concluye prima facie que el signo cotejado no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas.
151. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual.
152. En ese sentido, se advierte que los signos en conflicto están conformados por las expresiones “CLARO” y “CLARA” las cuales tienen el mismo significado conforme con el diccionario de la Real Academia Española – RAE que indica que ambas palabras significan49 “[…] que tiene abundante luz […] dicho del cielo, del tiempo, del día o de la noche: despejado y sin nubes […] dicho de un color o de un tono: que tiende al blanco, o se le acerca más que otro de su misma clase […] transparente y limpio […] libre de obstáculos […] dicho de una persona: sincera y directa en sus manifestaciones […]”.
153. La diferencia de género gramatical no altera la noción conceptual que evocan, toda vez que ambas remiten a la misma idea fundamental de claridad, transparencia o diafanidad. A su vez, la expresión “CLARITA” constituye un diminutivo que mantiene dicha evocación semántica, aportando únicamente un matiz afectivo.
154. En consecuencia, desde la perspectiva conceptual, los signos confrontados evocan una misma imagen o idea, lo cual contribuye al riesgo de confusión.
155. Así, teniendo en cuenta la similitud en la composición del signo y las marcas cotejadas, la Sala concluye, prima facie, que son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y las previamente registradas a favor de la demandante.
156. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.
157. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201850 se refirió a los criterios de conexidad competitiva, considerando que para determinar la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si
49 https://dle.rae.es/claro?m=form. Consultado el 4 de diciembre de 2025.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
158. En el caso sub examine, el signo cuestionado “CLARA” fue solicitado para proteger servicios de las clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, la familia de marcas previamente registradas con el elemento común “CLARO” se encuentran en las clases 9ª, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 45 y “CLARITA” en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
159. Al comparar los productos y servicios que son relevantes para el análisis, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad.
160. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los servicios en la clase 36 identificados por el signo solicitado incluyen asesoramiento financiero, intermediación de servicios financieros, administración de negocios financieros, administración, valoración y evaluación financiera, corresponsales de instituciones financieras, por su parte, las marcas previamente registradas, en la misma clase, se refieren a servicios de operaciones financieras y servicios relacionados con asuntos financieros y monetarios.
161. Respecto de los servicios de la clase 42, el signo refiere a servicios de computación en la nube, desarrollo de plataformas informáticas, desarrollo de software. Por su parte, las marcas previamente registradas identifican los servicios en las mismas clases con los servicios de computación para acceso a bases de datos computacionales, almacenamiento de datos en la nube y servicios tecnológicos, de diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, por lo que son sustituibles.
162. En lo atinente a la complementariedad, los servicios financieros y tecnológicos del signo se articulan funcionalmente con productos y servicios de las clases 9ª, 16, 35, 37, 38, 41 y 45 amparados por las marcas previamente registradas, dada la integración tecnológica que caracteriza la prestación de servicios financieros, de software y de telecomunicaciones, en tanto que se integran funcionalmente.
163. En términos de razonabilidad, la Sala considera que, preliminarmente, existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos y servicios identificados por los signos confrontados, toda vez que comparten características funcionales, finalidades semejantes y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución y establecimientos de comercio, tales como consultoras empresariales y financieras, empresas de tecnología y desarrollo de software, proveedores de servicios en la nube, tiendas electrónicas y de computación. Esta circunstancia incrementa el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos y servicios como parte de una misma línea o portafolio empresarial.
164. Adicionalmente, se advierte que existe una semejanza entre el signo y las marcas, conexión competitiva entre los productos y servicios y riesgo de asociación en el mercado, por lo que, prima facie, se configuraría la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, conforme se dispuso en los actos demandados.
165. Ahora, la parte demandante mencionó que en diferentes precedentes de oficinas de propiedad industrial en Colombia, Perú y Chile se ha aceptado la coexistencia de signos con terminaciones vocálicas distintas por cuanto producen sonoridades diferentes como, por ejemplo: “ADARA/ADARO”, “UNIVERSA/UNIVERSO”, “BONUM/BONUS” y “TANGA/TANGO”.
166. De otra parte, la SIC y la sociedad Claro S.A. advirtieron que el caso concreto se encuentra en presencia de una familia de marcas las cuales se caracterizan por incorporar un elemento común “CLAR” que genera en el consumidor una relación inmediata entre los servicios y la empresa que los ofrece, en tanto que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado.
167. Al respecto, la Sala advierte que, dado que el análisis propio de las medidas cautelares es de carácter provisional, no resulta necesario ni procedente realizar un estudio sobre todos los argumentos, el cual exige una verificación completa de elementos fácticos y jurídicos que solo pueden ser definidos en la sentencia, una vez se tengan las contestaciones de la demanda y se haya surtido la etapa probatoria correspondiente.
168. En efecto, la valoración de una familia de marcas, su unidad conceptual, su distintividad reforzada, así como los registros que se han realizado en otros países requiere un examen integral que desborda el alcance de la medida cautelar, cuyo objeto se limita a establecer, prima facie, la apariencia de buen derecho y el eventual riesgo de perjuicio. Por ello, dichos planteamiento corresponde a un análisis propio del juicio definitivo y no de esta etapa preliminar.
169. En consecuencia, las afirmaciones relativas a la existencia de una familia de marcas o los registros que se han realizado en otros países no resultan determinantes para resolver la solicitud de suspensión provisional, pues el examen cautelar no está llamado a confirmar o descartar plenamente dicha figura, sino únicamente a verificar si, bajo un análisis previo, entre los signos confrontados existe riesgo de confusión, conexidad competitivo o riesgo de asociación.
De la falsa motivación
170. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos acusados incurren en falsa motivación porque la SIC presumió, sin una fundamentación suficiente, la confundibilidad entre “CLARA” y “CLARO”, pasando por alto diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas que consideraba relevantes, y tratando adicionalmente las marcas “CLARO” como si fueran altamente distintivas pese a su
carácter evocativo y limitada fuerza marcaria; en respaldo de esta acusación señaló que la entidad no explicó técnicamente por qué la vocal final no era diferenciadora, ni justificó la reducción del lexema “CLAR” a una única acepción ignorando su pluralidad de significados en español, ni sustentó las razones por las cuales desestimó el carácter mixto del signo solicitado, cuyo componente gráfico otorga al distintivo “CLARA” una identidad visual propia.
171. Como se expuso en los acápites anteriores, del examen sumario propio de esta etapa cautelar se advierte, prima facie, que el signo solicitado y las marcas previamente registradas comparten coincidencias relevantes que permiten apreciar similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como una conexidad competitiva suficiente para generar riesgo de asociación en el mercado.
172. En ese contexto preliminar, no se evidencia una ausencia de una real o adecuada motivación en los actos administrativos que permita considerar acreditado, en esta etapa inicial del proceso, el vicio de falsa motivación alegado por la parte demandante.
De la apariencia de buen derecho de la solicitud y el riesgo de un perjuicio irremediable
173. La parte demandante aseguró que la medida cautelar es necesaria para evitar un perjuicio irremediable con sustento en que, de no suspenderse los efectos de los actos acusados, CF Tech Colombia S.A.S. se enfrentaría al riesgo de ser demandada por infracción marcaria por parte de Claro S.A., derivada del uso y aprovechamiento de la marca “CLARA” en el mercado, lo cual implicaría erogaciones por gastos de representación judicial y podría conllevar la orden de cesar el uso del signo, lo que obligaría a modificar la página web, la plataforma, los plásticos de las tarjetas corporativas y la razón social, afectando gravemente a sus clientes al tener que suspender las líneas de crédito otorgadas, con el consecuente incumplimiento de obligaciones contractuales.
174. Enfatizó que el signo “CLARA” ya está posicionado en el mercado y que la situación descrita causaría un daño emergente por los gastos que implicaría su acatamiento, así como una afectación grave e irreparable al nombre y reputación de la sociedad.
175. Al respecto, la SIC consideró que no existe un peligro a precaver con la medida cautelar, razón por la cual la misma debe negarse.
176. Por su parte, la sociedad Claro S.A. anotó que la parte demandante no justificó ni acreditó sumariamente cual sería el supuesto perjuicio irremediable que se le causaría si los actos censurados no fueren suspendidos provisionalmente. Agregó que los actos demandados no concedieron ningún derecho y por lo mismo, no proyectan ningún tipo de efecto jurídico, de manera que la negación de dicho signo
está desprovista de efectos materiales sustantivos, dado que no se le concede a la demandante derechos sobre la marca solicitada.
177. Sobre el particular, la Sala considera que, conforme a la naturaleza excepcional de la suspensión provisional y a los criterios jurisprudenciales para su procedencia, la parte demandante no acreditó, siquiera de manera sumaria, la existencia de un perjuicio irremediable ni la configuración del presupuesto de apariencia de buen derecho exigido por el artículo 231 de la Ley 1437. Ello, porque del examen preliminar efectuado no se advierte, prima facie, una vulneración del ordenamiento jurídico comunitario que permita suponer que los actos administrativos demandados las desconocieron.
178. En efecto, el eventual riesgo de enfrentar acciones por infracción marcaria, así como los costos derivados de una posible modificación de plataformas tecnológicas, material publicitario o elementos corporativos, corresponde a hechos previsibles inherentes a la gestión empresarial que no se derivan directamente de los actos administrativos acusados.
179. Tales circunstancias, además de hipotéticas, no satisfacen los requisitos para demostrar un perjuicio irremediable, ni desvirtúan la presunción de legalidad que ampara los actos acusados. En consecuencia, los argumentos de la parte demandante no permiten acreditar los presupuestos necesarios para la adopción de la medida cautelar solicitada, razón por la cual no es procedente suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos demandados.
180. Por lo anterior, se confirmará la providencia apelada que negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, pero por las razones expuestas en el presente proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
RESUELVE:
PRIMERO: SENTAR jurisprudencia respecto a las reglas sobre la consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las medidas cautelares en procesos de propiedad industrial, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el auto de 17 de julio de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, pero por las razones expuestas en el presente proveído.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al despacho de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
